России - Непризнание приоритета для каскадно выделенной российской заявки

Президиум Суда по Интеллектуальным Правам (СИП) России исключил для «каскадно» выделенной российской заявки возможность установления даты приоритета по уже зарегистрированной в качестве патента первоначальной заявке.

В октябре 2023 года вышли два Постановления Президиума СИПа (СИП-552/2022 и СИП-570/2022, KRKA vs. ASTRAZENECA), которые могут оказать влияние на признание приоритета для многократно выделенных российских заявок на патент на изобретение.

Президиум указал на то, что «первоначальной» (в смысле пункта 4 статьи 1381 ГК РФ) заявкой может быть только заявка, которая является первой в «каскаде» заявок, а предшествующей – та, из которой последняя заявка выделена.

При этом Президиум указал на то, что установление по выделенной заявке того же приоритета, какой установлен по первоначальной заявке, производится, если на дату подачи выделенной заявки:

1. первоначальная заявка не отозвана;
2. первоначальная заявка не признана отозванной;
3. не исчерпана предусмотренная ГК РФ возможность подать возражение на решение об отказе в выдаче патента по первоначальной заявке;
4. не осуществлена государственная регистрация изобретения, полезной модели или промышленного образца по первоначальной заявке

Так как первоначальной заявке, как указал Президиум, уже была осуществлена государственная регистрация изобретения “это обстоятельство в силу прямого указания ГК РФ исключает для выделенной заявки ... возможность установления даты приоритета по первоначальной заявке.

СИП отправил дело на повторное рассмотрение в Палату по Патентным Спорам (ППС) Роспатента, которая и должна будет принять решения по этим двум возражениям. Согласно существующей практике ППС не может, изменить и трактовать Постановление СИП по-своему.

Указанные постановления могут быть обжалованы в Верховном суде. Если этого не случится, то Роспатент обязан будет распространить подход СИП на делопроизводство по всем выделенным российским заявкам.

Исходя из этого, если речь идет о каскаде выделенных заявок, а по первоначальной заявке уже было принято какое-либо решение (выдача/отказ) и сроки обжалования уже истекли, по нашему мнению, Роспатент может начать практику по установлению приоритета по дате подачи выделенной заявки. В этом случае первоначальная заявка может быть противопоставлена выделенной как уровень техники.